Importanti novità per i diritti di marchio d’impresa: nuovo regolamento sul marchio europeo
Scadenza improrogabile 24 settembre 2016
Rivolta a tutti i titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 Giugno 2012
Nel corso del 2016 sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2015/2424 relative al marchio comunitario che prevede una registrazione a livello europeo tutelando i marchi d’impresa su tutto il territorio dell’Unione.
Dal 23 marzo scorso è infatti diventato operativo il nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Reg. UE 2015/2424) che modifica la precedente disciplina (Reg. (CE) n. 207/2009), con l’obiettivo primario di promuovere l’innovazione e la crescita economica mediante una modernizzazione e semplificazione del sistema di registrazione e di tutela dei marchi.
In seguito al nuovo regolamento l’UAMI è diventata EUIPO, Ufficio per l’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, ed il vecchio marchio comunitario è stato sostituito dal Marchio dell’Unione Europea.
Numerose sono le novità introdotte dal nuovo Regolamento, destinate ad avere un impatto significativo sia sui marchi esistenti, sia su quelli di prossima registrazione.
Un’importantissima novità riguarda il sistema di classificazione che va ad incidere in modo retroattivo anche sui marchi già depositati.
Infatti prima della decisione IP Translator (22.06.2012) chi depositava un marchio comunitario poteva semplicemente indicare la classe di riferimento ed il suo titolo per includere nella protezione tutti i prodotti o servizi rientranti in quella classe.
Dal 2012 è invece necessario specificare in modo preciso i prodotti o i servizi che si vogliono indicare, in ogni caso anche una specificazione poco precisa o poco chiara non era motivo di respingimento di una domanda di marchio. Inoltre i marchi depositati prima del 2012 erano esclusi da questo regime, per cui chi aveva depositato prima di tale date indicando genericamente il titolo della classe godeva sempre della tutela estesa a tutti i prodotti o servizi.
Il regolamento UE 2015/2424 prevede una gestione più rigida dell’indicazione dei prodotti e servizi all’interno di una stessa classe.
Dalla riforma la denominazione dei prodotti e dei servizi dovrà essere univoca e chiara e l’interpretazione della registrazione sarà letterale (ad esempio con riferimento alla classe 37 non si dovrà più scrivere “Riparazioni, servizi d’installazioni”, ma “Riparazione di veicoli”, “Riparazione di televisori”, “Installazione di impianti d’illuminazione”). Pertanto l’indicazione del titolo di una classe di prodotti o servizi (come ad esempio “Costruzione; riparazioni; servizi di installazione”) non comporterà più una protezione generale di tutti i prodotti o servizi contenuti nella classe stessa.
L’art. 28 del nuovo Regolamento è stato quindi modificato in modo sostanziale, stabilendo che la domanda di registrazione del marchio debba indicare i prodotti o servizi per i quali la registrazione è richiesta, con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti ed agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
In concreto vi è quindi la necessità di individuare i prodotti o i servizi per i quali il marchio viene registrato poiché il medesimo art. 28 (Reg. 2015/2424) prevede che se i prodotti e i servizi non sono indicati in modo rigoroso e preciso la domanda di marchio può essere respinta. La modifica è diretta a contrastare una prassi che si era consolidata di richiedere registrazioni generiche, non corrispondenti ai soli prodotti o servizi effettivamente realizzati e venduti dall’azienda, ma per l’intera classe merceologica e magari anche per classi merceologiche affini.
Il nuovo articolo 28 precisa che “….possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.” In sostanza le indicazioni generali delle classi di prodotto verranno interpretate in modo restrittivo, sulla base del loro significato letterale, in modo da comprendere esclusivamente i prodotti ed i servizi “…chiaramente compresi dal significato letterale dell’indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.”
Per i marchi comunitari depositati in data anteriore al 22.06.2012 è quindi necessario richiedere un adattamento entro il 24 settembre 2016 presso l’EUIPO per evitare di incorrere in una minor tutela in quanto qualora tale adattamento non venga effettuato la protezione del marchio potrebbe non essere più pienamente garantita.
Il Regolamento riconosce a tutti i titolari di un marchio europeo depositato secondo il vecchio regime di poter specificare, facendo riferimento ad una determinata classe di prodotti, i prodotti o i servizi per i quali si vuole ottenere la registrazione che non risultano compresi nel significato letterale della rispettiva classe. Se non si procede con tale dichiarazione, l’elenco di prodotti o servizi si considererà comprensivo unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe, cosa che può comportare una notevole diminuzione della protezione o addirittura eliminarla del tutto.
Occorre inoltre specificare che la dichiarazione integrativa non avrà effetto retroattivo, nel senso che non potrà essere utilizzata per opporsi né all’utilizzo, né alla registrazione di un marchio analogo da parte di terzi, qualora l’utilizzo e la domanda di registrazione siano anteriori alla dichiarazione.
I marchi per i quali non verrà presentata alcuna dichiarazione vedranno ristretta la loro operatività ai soli beni o servizi ricompresi nel significato letterale della classe per i quali sono stati registrati.
Giulia Vecchione
Studio Legale Vecchione Roma